Know-how: ¿Ser o no Ser?
¿Qué es know-how y qué no lo es? Ahí radica la cuestión. Tras la redacción del artículo 23 de la Ley del Impuesto de Sociedades y el importante incentivo fiscal que el mismo prevé, el concepto de know-how ha ido haciéndose un hueco importante en los departamentos de I+D del tejido empresarial. Sin embargo, ni es oro todo lo que reluce, ni know-how todo lo que se pretende.
La dificultad para poder determinar si estamos o no ante un know-how licenciable deriva de la propia indefinición del concepto ya que el mismo no se encuentra regulado en una norma propia que pudiera ayudarnos a identificarlo con facilidad.
No obstante, podemos acudir a sectores normativos en los que se regula la protección jurídica de los secretos y experiencias industriales, de dicho análisis podremos aproximarnos a los elementos configuradores del concepto de know-how.
Así, partimos del artículo 39 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio que define el concepto como “información no divulgada”. En el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, se regula como un acto de competencia desleal la “violación de secretos”. Del mismo modo, en el ámbito laboral también se establece una limitación a la obligación del empleador de facilitar a los representantes de los trabajadores cierta información, de forma que el empleador no está obligado a poner a disposición de aquellos la información relativa a secretos y experiencias industriales relacionadas con su actividad empresarial (artículo 65.4 del Estatuto de los Trabajadores). Junto a lo anterior, también destacamos que nuestro ordenamiento jurídico persigue penalmente la apropiación indebida de secretos empresariales (artículos 278 y siguientes del Código Penal).
Asimismo, existe una construcción jurisprudencial del concepto de know-how, destacando a este respecto las definiciones de las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1979 (caso Mayc, SA vs. Thomson Brandt, SA) y la de 19 de febrero de 2000 (caso Adam Opel AG).
Recopilando las referencias del concepto recogidas en las distintas fuentes, podemos concluir que los elementos esenciales que deben concurrir para que pueda considerarse que un determinado conocimiento pertenece a la categoría de know-how son los siguientes:
(a) Conocimiento o conjunto de conocimientos relacionados con la actividad de la empresa. Normalmente estos conocimientos son obtenidos de manera empírica, si bien no debe corresponderse con información aplicada de manera generalizada por las empresas.
(b) La información debe ser secreta, en el sentido de que solo puede ser conocida por un número limitado de personas. Para que la información cumpla con el requisito de ser secreta es necesario que no sea una información de dominio público, ni que sea fácilmente accesible.
(c) Es necesario que la información tenga valor comercial (elemento objetivo), en el sentido de que tenga interés económico. En este sentido, dicho conocimiento debe ofrecer una ventaja a quien lo posee frente a sus competidores en el mercado.
(d) Además, es necesario que exista una voluntad de mantener la información en secreto (elemento subjetivo), materializada en que la información haya sido objeto de medidas razonables y específicas para mantenerla en secreto.
Si su empresa tiene algún tipo de información/conocimiento (industrial y/o comercial) que reúna todos estos requisitos y lo está licenciando a terceros (o podría hacerlo), debería valorar si podría beneficiarse de las ventajas fiscales que establece el artículo 23 de la Ley del Impuesto de Sociedades.
El referido artículo prevé una reducción del 50% de los ingresos (brutos) procedentes de la licencia de determinados intangibles (patentes, modelos de utilidad, diseños y know-how), siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.
En caso de que los mismos se cumplieran, será importante revisar la redacción de los contratos de licencia de know-how, en tanto que en los mismos debe quedar claro el tipo de intangible que se cede, el royalty que se paga por la referida licencia, así como que una de las partes se obliga a comunicar a la otra parte de sus conocimientos secretos, de manera confidencial y con el objeto de que pueda utilizarlos por su cuenta y sin que el licenciante intervenga en el uso que el licenciatario haga de la información suministrada.
Para todo ello es necesario que exista una muy buena sintonía entre la empresa que opta a aplicarse el incentivo y sus asesores especializados en materia de propiedad industrial, fiscal y precios de transferencia.