Las demandas de nulidad y caducidad de marcas se tendrán que presentar ante la OEPM a partir del 14 de enero

A partir del próximo 14 de enero, las demadas solicitando la nulidad o la caducidad de una marca española se tendrán que presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Por tanto, ante los juzgados de lo mercantil sólo podrán interponerse, vía reconvencional, en el seno de un procedimiento de infracción de marca.

Esta novedad legislativa trae su origen en el Real Decreto-ley 23/2018, por el que se transpone la Directiva 2015/2436 en materia de marcas. En un mes estaremos ante un cambio de paradigma jurídico. No sólo afrontaremos el reto de que sea la OEPM la que resuelva sobre las solicitudes de nulidad y caducidad de marcas, sino que las resoluciones firmes que dicte dicho organismo, en lugar de recurrirse ante los tribunales de la juridisdicción contenciosa-administrativa serán revisadas por los magistrados de las secciones especializadas de las audiencias provinciales.

El reto no es baladí para todos los operadores implicados. Por un lado, la OEPM se enfrenta, por primera vez, a la tarea de tener que determinar si una marca se solicitó de mala fe en el momento en que dicha solicitud tuvo lugar. Para ello, tendrá que retrotraerse fácticamente a dicha fecha. De esta manera, tras el análisis de la prueba presentada por las partes (aparentemente, sin posiblidad de vista, según ha manifestado la propia OEPM) y aplicando las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el particular, la OEPM decidirá si el titular de la marca impugnada actuó o no de mala fe cuando la solicitó. Por lo tanto, será el mismo organismo que concedió una marca el que, tiempo después, podrá declarar su nulidad.

Por su parte, los magistrados de las audiencias afectadas (Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, La Coruña, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria) se van a encontrar con que van a tener muchas más vistas de las que están habituados, ya que el procedimiento habilitado al efecto para recurrir las resoluciones de la OEPM así lo permite. Asimismo, sería recomendable su coordinación para sentar criterios comunes, por ejemplo, sobre la admisión o no de nuevas pruebas en dicha instancia.

Por último, a los abogados de propiedad industrial e intelectual y a los agentes de propiedad industrial les toca adaptarse a los nuevos procedimientos y anticipar a sus clientes el cambio de paradigma para que, entre otros extremos, tengan bien recabada la prueba que acredite el uso de las marcas de las que son titulares, ya que se anticipa que va a ser un contraataque recurrente en este tipo de procedimientos. Para todo ello, la OEPM ha facilitado un Manual informativo sobre nulidad y caducidad administrativa como hoja de ruta.