Modificación de la Ley de Marcas: un nuevo marco jurídico más europeo

Las principales novedades a destacar del Real Decreto-ley son las siguientes:

Competencia  de la OEPM para declarar la nulidad o caducidad de una marca: una de las mayores novedades introducidas es el otorgamiento de competencia directa a la OEPM para declarar la nulidad o caducidad de una marca. Los tribunales solo serán competentes en el seno de un procedimiento de infracción de marca vía demanda reconvencional. Esta previsión no será aplicable hasta el 14 de enero de 2023.

Eliminación del requisito de representación gráfica en el concepto de marca: implica en la práctica la apertura del registro a signos “no convencionales”, como, por ejemplo, las marcas olfativas.

Clarificación del concepto de marca y nombre comercial renombrado: se contempla como única categoría la marca o nombre comercial que goce de renombre, eliminando la referencia al concepto de “notorio” del artículo 8. Esta referencia generaba inseguridad jurídica y no se adecuaba a la redacción de la Directiva de Marcas. Asimismo, se clarifica que la marca renombrada se protege también frente al riesgo de dilución del carácter distintivo.

Uso de la marca: a lo largo del Real Decreto-ley se recogen distintas disposiciones que guardan relación con la obligación de uso de la marca:

• En el procedimiento de oposición, el solicitante podrá exigir prueba de que la marca oponente ha sido objeto de un uso efectivo, siempre y cuando en esa fecha la marca anterior ya llevase registrada al menos 5 años. Este régimen se asimila al de los procedimientos tramitados ante EUIPO.
• Se clarifica el momento concreto desde el que ha de computarse el plazo de 5 años, siendo a partir del día en que el registro de la marca sea firme.
• Finalmente, en los procedimientos de caducidad y nulidad se recoge la misma previsión que en el de oposición, permitiendo al titular de la marca anterior solicitar que aporte prueba de su uso efectivo.

Ámbito del ius prohibendi: se amplían la enumeración de los supuestos concretos en los que el titular del derecho puede prohibir su uso, incluyéndose la utilización del signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE, sobre publicidad engañosa y comparativa.

Mercancías en tránsito: se otorga al titular de una marca registrada la facultad de ejercitar la acción de cesación contra mercancías procedentes de terceros países que se introduzcan en España, aun cuando no sean despachadas a libre práctica. Este derecho decaerá si el titular de las mercancías o el declarante acreditasen que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la puesta en el mercado de las mercancías en el país de destino final.

El registro de una marca no confiere inmunidad a su titular frente a una acción de violación: siguiendo la jurisprudencia de la Unión Europea y española, se recoge expresamente la no aplicación del principio de inmunidad registral. Es decir, un registro marcario no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial de fecha anterior.

Derechos de intervención como defensa en las acciones por violación de marca: tal y como ya recoge el Reglamento de Marca de la Unión Europea (artículo 16) y la propia Directiva, se incorporan los denominados “derechos de intervención” como mecanismo de defensa en una acción de violación de marca cuando estuviera utilizando una marca registrada posterior.

A este respecto, el titular marcario prioritario no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si dicha marca posterior no pudiera declararse nula por cuanto:

• Nos encontremos ante un supuesto de prescripción por tolerancia;
• La marca anterior no sea distintiva o carezca de renombre; o
• La marca anterior esté incursa en causa de caducidad por falta de uso.

Esta defensa prevista en la regulación obliga a las partes a retrotraerse a un momento en el tiempo que puede ser muy anterior a la fecha de presentación de la eventual demanda, por lo que, a la hora de plantearla, ha de analizarse no solo la posibilidad de que el demandado pueda utilizar este mecanismo, sino la prueba con la que se cuenta.

Ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada posterior: es decir, no prosperará la solicitud de nulidad de una marca si la marca anterior, en la fecha de presentación o prioridad de la marca posterior, fuera:

• Susceptible de declararse nula al carecer de carácter distintivo, ser descriptiva o genérica, salvo que hubiera adquirido distintividad por el uso.
• No exista riesgo de confusión entre ambos signos cuando se solicite la nulidad con base en el artículo 6.1 b).
• La marca anterior no hubiera adquirido renombre cuando la nulidad se solicite con base en una marca renombrada.

Este mecanismo obliga a las partes en un procedimiento a retrotraerse al momento en que la marca cuya nulidad se está instando fue solicitada –o a su fecha de prioridad–.

Ejercicio de las acciones de infracción por el licenciatario: siguiendo lo establecido en la Ley de Patentes, la nueva normativa recoge expresamente que el licenciatario únicamente podrá ejercitar las acciones por violación de marca con el consentimiento del titular. No obstante, el licenciatario exclusivo, podrá ejercitar las acciones cuando el titular, habiendo sido requerido, no las haya ejercitado por sí mismo.

Asimismo, se prevé que cualquier licenciatario podrá intervenir en el procedimiento iniciado por el titular para obtener la reparación de los daños que se le hayan causado.