Należący do McDonald’s unijny znak towarowy Big Mac unieważniony z powodu braku użycia
Komentarz Działu Własności Intelektualnej
Dnia 11 stycznia 2019 roku Dział Unieważnień Urzędu EUIPO unieważnił z powodu braku użycia znak towarowy zarejestrowany w Unii Europejskiej pod numerem 62.638 BIG MAC, zgłoszony w roku 1996, należący do słynnej sieci restauracji szybkiej obsługi McDonald’s. Pomimo, że od 1998 roku znak był zarejestrowany, w roku 2017 irlandzka restauracja szybkiej obsługi Supermac’s złożyła do EUIPO wniosek o wygaszenie z powodu braku użycia znaku towarowego BIG MAC, powołując się na artykuł 58.1 Rozporządzenia w sprawie Znaku Towarowego Unii Europejskiej.
W postępowaniu, w którym zapadło niedawne rozstrzygnięcie EUIPO, McDonald’s miał wykazać, że wykorzystywał znak towarowy BIG MAC w odniesieniu do tych produktów i usług, dla których znak ten był zarejestrowany (między innymi do oznaczania kanapek lub usług restauracyjnych) w okresie pomiędzy 11 kwietnia 2012 r. a 10 kwietnia 2017 r., to jest w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wygaszenie znaku.
W tej sprawie McDonald’s przedstawił następujące dokumenty:
- Trzy oświadczenia przedstawicieli McDonald’s w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, zawierające informacje dotyczące wysokości sprzedaży, opakowań hamburgerów i materiałów promocyjnych z tego okresu.
- Wydruki ze strony internetowej McDonald’s w różnych krajach Unii Europejskiej, gdzie pojawiał się między innymi hamburger o nazwie BigMac.
- Wydruk artykułu z Wikipedii na temat hamburgera BigMac.
Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji Urząd EUIPO stwierdził, że nie jest ona wystarczająca do wykazania, że produkty oznaczone znakiem towarowym BIG MAC były faktycznie oferowane do sprzedaży bądź sprzedawane na terytorium Unii Europejskiej, czy to poprzez stronę internetową, czy też w sklepach stacjonarnych, ponieważ nie można było zweryfikować nawet czasu trwania korzystania ze znaku lub faktycznego wykorzystywania go w związku z usługami, dla których został zarejestrowany.
Urząd EUIPO uznał, że dostarczone dokumenty zostały uzyskane przez McDonald’s z własnych zasobów firmy i nie znalazły potwierdzenia w oświadczeniach lub materiałach osób trzecich. Nie można było również stwierdzić, czy ulotki lub opakowania były faktycznie rozpowszechniane i wykorzystywane, a jeśli tak, to przez kogo. Przekazane dokumenty nie zawierały także informacji na temat liczby klientów odwiedzających stronę internetową, ani czy możliwe było dokonywanie zamówień poprzez tę stronę. Na koniec wreszcie stwierdzono, że wydruk z Wikipedii nie może być uznany za wiarygodne źródło informacji, ponieważ treści tam zawarte mogą być modyfikowane przez samych użytkowników.
W wyniku przeprowadzonego postępowania Dział Unieważnień Urzędu EUIPO wydał postanowienie stwierdzające, że znak towarowy BIG MAC nie był w rzeczywistości używany na terytorium UE w badanym okresie, wobec czego prawa właściciela do znaku towarowego wygasły. I chociaż teraz trzeba będzie poczekać na ewentualne wniesienie przez McDonald’s odwołania od wydanej decyzji, to decyzja ta nie oznacza jak na razie końca marki BIG MAC, a to dlatego, że sieć McDonald’s nadal jest właścicielem innych znaków towarowych Unii Europejskiej, chroniących wyrażenie “BIG MAC”. W związku z tym wszyscy inni muszą jeszcze poczekać, jeśli chcą używać tego wyrażenia bez naruszania przepisów prawa.
Możliwość złożenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego do organu administracyjnego, który znak zarejestrował stanowi jedną ze zmian wprowadzonych przez nową hiszpańską Ustawę o Znakach Towarowych (Dekret Królewski z mocą ustawy nr 23/2018, z dnia 21 grudnia 2018 r.). W odniesieniu do hiszpańskich znaków towarowych organem właściwym do orzekania w sprawie nieważności lub wygaśnięcia znaku towarowego jest OEPM (Hiszpański Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych), przy czym sądy gospodarcze zachowują swoją właściwość w sytuacji, gdy wniosek o wygaśnięcie lub unieważnienie znaku towarowego został złożony w postępowaniu o naruszenie praw do znaku towarowego, w drodze powództwa wzajemnego. Jednakże przepis ten wejdzie w życie dopiero 14 stycznia 2023 roku.