Apellidos que son marcas: ¿somos dueños de nuestro propio nombre?

El orgullo por el nombre familiar ha llevado a la creación y consolidación de grandes marcas; así Luis Matutano Jover fundó, en la decada de 1950, una fábrica de aperitivos de patata, con base en el negocio que explotaba su familia desde 1873. En 1906, Manuel Juanola Reixach elaboró las primeras pastillas de regaliz en su farmacia. Lacasa es otro ejemplo de empresa de origen familiar que se fundó en 1852 por Antonio Lacasa, bisabuelo de los actuales propietarios. En este último caso, el apellido no sólo dio nombre a la empresa, sino que su diminutivo fue utilizado para posicionar en el mercado a uno de sus productos más emblemáticos: los lacasitos.

La tentación de crear una empresa para lanzar una marca al mercado que lleve el apellido del fundador es más que comprensible. Desde un punto de vista práctico, es una manera sencilla de identificar a la empresa y la marca con la persona que hay detrás. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, no siempre es una opción libre de problemática.

La Ley de Marcas establece que, “sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas, el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que, para la generalidad del público, identifique a una persona distinta del solicitante”. Y aquí llega el primer problema. En el supuesto de que el apellido elegido para ser la marca de la empresa coincida con algún otro que, “para la generalidad del público”, identifique a una persona diferente o marca anterior, habría que recabar su autorización. Por ello, no se debería solicitar dicha marca sin un análisis previo de las consecuencias que se podrían derivar de dicho registro.

Puede suceder que exista una coincidencia de apellidos fortuita, esto es, ajena al parentesco. Ejemplo de ello es la controversia que surgió por la solicitud como marca del apellido Manso de Velasco para bebidas alcohólicas, existiendo una marca anterior para vinos bajo la denominación Velasco. En este caso, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo (asunto T-259/06) dictaminó que el hecho de que el apellido Velasco fuera “un apellido corriente en Barcelona y Madrid, carece de pertinencia para la apreciación del carácter distintivo de dicho término”.

El tribunal consideró que “debido a la presencia del término “Velasco” en las dos marcas en conflicto, el consumidor percibiría la adición de la palabra “manso” como una forma de distinguir una nueva gama de bienes procedente de la empresa titular de la marca anterior o, cuando menos, de una empresa económicamente vinculada con ella”. En consecuencia, la solicitud de la marca de la Unión Europea 2.261.527 “Manso de Velasco” se denegó.

La polémica está servida porque la referida Ley de Marcas permite expresamente, sin necesidad de autorización, la utilización del nombre propio “en el trafico económico”, siempre y cuando, quien lo use sea una persona física.

Por tanto, sería posible el uso del apellido, pero no su registro como marca si coincide con una anterior y no se ha obtenido su autorización. Este laberinto jurídico nos llevaría a que sólo la persona física podría usar su nombre en el trafico económico, pero no la empresa que pudiera crear para la comercialización de sus productos.

De lo anterior se deduce que el registro del apellido del fundador no está libre de riesgos. Ante ello, se pueden buscar alternativas como sería la incorporación del nombre propio, tal y como han hecho las empresarias Casilda Finat o Cristina Oria; también el uso de las iniciales pueden ser una opción atractiva; por ejemplo, Antonio Catalán decidió registrar AC Hoteles. De la misma forma, la marca Marco Aldany fue el resultado de la unión de las primeras letras de los nombres de los tres hermanos fundadores: Marcos, Alejandro y Daniel Fernández Luengo.

Consolidada la marca, ¿qué sucede cuando al fundador fallece? En este caso, debemos examinar dos posibles escenarios: que la marca esté a nombre del fundador o que la misma esté a nombre de la empresa familiar.

El primero conlleva que la marca se encuentre registrada a nombre de la persona física. En ese caso, la misma pasará a ser parte de la masa de la herencia y su nuevo titular será la persona que, según disponga el testamento, pase a heredarla.

Ahora bien, las herencias familiares no están exentas de problemática y suelen surgir los conflictos con la solicitud de registros tales como Viuda de..., Herederos de..., Hijos de.... Los mismos derivan de esa necesidad inherente a la empresa familiar de conservar sus orígenes, así como los valores y el carisma de su fundador; desprenderse del nombre no sólo tiene un coste económico, el re-branding, sino también emocional.

Lo anterior lleva a los parientes a pleitear por el uso de un apellido que, a la vez que les une, les separa. Bodegas Emilio Moro demandó a Carlos Moro y a varias sociedades del Grupo Matarromera, por usar marcas que contenían el apellido Moro y considerar que se estaba aprovechando de la reputación de sus vinos en el mercado.

Recordemos también la controversia surgida entre Loewe, S.A. y Loewe Hermanos, S.A. frente a Don Roberto y Enrique Loewe Knappe, S.A. por el uso del apellido Loewe como marca, que llegó hasta el Tribunal Supremo.

Cuando la titular de la marca es la empresa familiar, el fallecimiento del fundador que le dio nombre no tendrá impacto en la titularidad de la misma. Sin embargo, en ese caso, ante la posibilidad de que inversores –ajenos a la familia y con presencia mayoritaria en la empresa– llegaran a la compañía, el futuro de la marca –y, por tanto, del apellido familiar– estaría en sus manos.

Ejemplo de lo anterior podemos verlo ahora en Netflix, en la serie Halston, basada en la historia reciente del diseñador de moda estadounidense Roy Halston Frowick. En la misma se describe toda una trayectoria de culto al nombre: desde cómo con su apellido construyó un imperio hasta que la decisión comercial de vender su marca a Industrias Norton Simon en 1973, lo llevaría a la frustración por no ser el dueño de su propio nombre, ni de los productos que salían al mercado con el mismo.

Superado todo lo anterior, con frecuencia también conviene pensar en una nueva marca que nazca con espíritu global, de tal manera que lo que se suele buscar es que sea atractiva en varios idiomas. Para ello, la recomendación es solicitar un informe de viabilidad que permita minimizar los riesgos de conflicto con marcas anteriores idénticas o similares, de tal manera que la marca nazca fuerte y sana. Los departamentos creativos deben ir de la mano con los legales y la dirección para que la seña de identidad de la empresa familiar se mantenga o transforme con la máxima seguridad jurídica.

Las marcas son activos estratégicos que, como tales, hay que protegerlos y someterlos a revisiones periódicas. Su vida útil dependerá de las decisiones que tomen sus padres fundadores y de cómo sean asumidas por los consumidores. Sin olvidar que, si una marca no se utiliza en cinco años, está incursa en causa de caducidad y, por tanto, abocada a desaparecer registralmente, aunque su memoria pueda perdurar en el tiempo.