¿Pueden comprar mi nombre en el proceso de venta de mi empresa?

En las empresas familiares es muy habitual que el nombre y/o apellido del fundador sea el que le otoga reconocimiento en el mercado. Pensemos, por ejemplo, en el Grupo Nicolás-Correa o la empresa Tous. Tambien es muy frecuente que una persona fisica sea quien aporte la seña de identidad: entre otros muchos, Cristina Oria, Casilda Finat o Dani García. ¿Qué sucede cuando un tercero compra sus empresas? ¿Tienen que dejar de usar su nombre y su apellidos en el mercado? 

En el marco del proceso de auditoría legal o due diligence que estuviera realizando el comprador, lo primero que hay que verificar desde la perspectiva de la propiedad industrial es a nombre de quién están registradas las marcas que se utilizan en el tráfico económico.

En muchas ocasiones, el titular de las marcas es una persona física que no es parte de la operación de compra. En este escenario, el titular debería transferir las marcas a la sociedad antes de que se cerrara la transacción. La transmisión debe formalizarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), según se trate de marcas españolas o de la Unión Europea.

Dejar la titularidad de algunas de las marcas, sobre todo si son las más antiguas, a nombre de la persona física, puede conllevar problemas en el futuro: dichas marcas serían prioritarias (frente a las que hubiera podido adquirir el comprador), lo que podría conferir a la persona física unos derechos que le permitirían oponerse a nuevas marcas que pudiera solicitar  el nuevo adquirente o, incluso, pedir la nulidad de las posteriores en caso de conflicto.

Es comprensible que el fundador no quiera desprenderse de aquella marca primigenia que registró inicialmente y que dio origen a su propio emporio; sin embargo, el precio de la operación debe reflejar el valor de esa marca.

Para ayudar en el trance que puede suponer dicha pérdida, el titular debe saber que, en su condición de persona física, la Ley de Marcas le habilita a que pueda seguir utilizando su nombre en el tráfico económico, eso sí, deberá hacerlo como persona física (no a través de una sociedad) y siempre que dicho uso se realice “conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial” (artículo 37).

Por este y otros motivos que pasamos a explicar, es aconsejable que la persona física cuyo nombre y/o apellido configura la cartera de marcas con las que va a operar el nuevo adquirente forme también parte de la operación de compra. Esto se recomienda porque la Ley de Marcas establece que, sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que, para la generalidad del público, identifique a una persona distinta del solicitante (artículo 9).

Por tanto, para evitar que el titular persona física pueda bloquear la solicitud de nuevas marcas que contengan su nombre y/o apellido, sería recomendable que su autorización para el registro de nuevas marcas figurara expresamente en el contrato de compraventa.

Una vez concluida la operación, existe el riesgo de que el fundador originario de la marca vea con recelo ciertos usos; imaginemos, por ejemplo, el uso de su nombre y apellido para una línea de productos de limpieza o una cadena de restaurantes eróticos. Así, aun cuando hubiera dado su autorización al registro de marcas posteriores, todavía podría impedir dichos usos con base en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Conforme a lo dispuesto en dicha norma, el consentimiento para el uso del nombre puede ser revocado en cualquier momento (artículo 2), aunque se deberá indemnizar los daños y perjuicios causados, como consecuencia de dicha revocación, incluyendo en ellos las expectativas justificadas.

En consecuencia, previo pago de dichos daños y perjuicios, el titular podría recuperar su nombre. Este supuesto se plantea en ocasiones cuando lo que se utiliza como marca es un título nobiliario. Pensemos, por ejemplo, en marcas de vinos como Marqués de Riscal, Marqués de Murrieta o Barón de Oña. En estos casos, el titular marcario no coincide con el titular de la distinción que da nombre a la marca. Si los actuales titulares de dichas distinciones quisieran que su nombre no se utilizara a título de marca, más que probablemente tendrían que litigar por ello para revocar una autorización que, posiblemente, hubiera podido conceder el primer titular de la merced.

Nuestra recomendación es que, siendo las marcas unos importantes activos estratégicos, hay que revisarlas con sumo cuidado en un proceso de compra, máxime cuando los términos que las componen coinciden con el nombre y/o apellido de su fundador o de un tercero ya ajeno a la empresa.