El Tribunal Supremo protege la botella de sidra de Asturias en una importante sentencia sobre la validez de marcas tridimensionales
La sentencia, que estima un recurso de casación encomendado a Garrigues, declara la validez del registro de una marca tridimensional constituida exclusivamente por la forma de una botella desnuda, aunque contenga elementos técnicos.
Las peculiaridades que, por su propia naturaleza, presentan las marcas constituidas exclusivamente por formas tridimensionales y, en particular, las botellas se trasladan también a la aplicación de los requisitos para su validez. Todas las botellas cumplen, lógicamente, una función técnica y todas tienen ciertos componentes comunes, impuestos por esa función, sobre los que no caben excesivas variaciones. Esto obligó ya en el pasado a nuestro Tribunal Supremo a pronunciarse sobre la validez de botellas protegidas (como en el caso de Freixenet Carta Nevada, o Cointreau) y le ha llevado a hacerlo de nuevo sobre la conocida botella de sidra asturiana, en su reciente sentencia de 19 de julio de 2023.
El tribunal analiza el conjunto de características de la citada botella concluyendo que no son atribuibles exclusivamente a la búsqueda de un resultado técnico, sino a la de una apariencia única y singular que permite al consumidor asociarla a la sidra natural asturiana y contribuyen, por otra parte, a resaltar su distintividad, reforzada por el uso que durante años le han dado los lagareros asturianos. Por estas razones, entiende el Alto Tribunal que la marca no incurre en las prohibiciones contempladas en la Ley de Marcas, que sin embargo habían llevado a los tribunales de instancia a declararla nula, dejando su uso abierto a cualquier productor.
Antecedentes
La botella de sidra asturiana, conocida como botella “molde de hierro” se diseñó en 1880 para embotellar sidra natural producida en Asturias y se lleva utilizando, para ese único fin, desde entonces y, hasta hace pocos años, sin llevar etiqueta alguna. Más de un siglo después, cuando la botella había pasado de ser una simple botella para convertirse en un auténtico símbolo distintivo de la sidra natural asturiana, la Asociación de Sidra de Asturias (ASSA), que agrupa a sus principales productores, la registró ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como marca tridimensional.
Años después, ASSA tuvo conocimiento de que un productor de otra comunidad autónoma, Sidra S, estaba comercializando la sidra natural que producía empleando la botella registrada. Ante su negativa a cesar en el uso, ASSA decidió interponer demanda frente a ella por vulnerar sus derechos marcarios, encomendando a Garrigues su dirección letrada.
Sidra S contestó a la demanda excepcionando la nulidad de la marca por incurrir en las causas de nulidad absoluta previstas en las letras a), b) y e) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, la LM). En particular, alegó que la botella no reunía los requisitos necesarios para ser marca al estar formada exclusivamente por elementos técnicos destinados a favorecer la conservación y escanciado de la sidra y carecer de carácter distintivo. Mantenía, en suma, que la botella no servía para distinguir el producto.
Las sentencias dictadas tanto por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander como por la Audiencia Provincial de Cantabria acogieron parte de los argumentos esgrimidos por Sidra S y declararon la nulidad de la marca de la botella registrada por ASSA por incurrir en las prohibiciones de las letras b) y e) del artículo 5.1 de la LM.
La decisión del Tribunal Supremo
Las sentencias de las dos instancias han quedado revocadas por la dictada por nuestro Tribunal Supremo el 19 de julio de 2023 que, acogiendo la doctrina del TJUE, fija los criterios que han de seguirse en la apreciación de la concurrencia de las prohibiciones recogidas en las letras b) y c) del artículo 5.1 de la LM en las marcas tridimensionales.
En concreto, el Tribunal Supremo lleva a cabo un doble análisis:
1. Concurrencia de la prohibición recogida en el artículo 5.1 e) de la LM en las marcas tridimensionales: forma de producto necesaria para obtener resultado técnico.
Como punto de partida, se hace preciso recordar que el artículo 5.e) de la LM, que se corresponde con el artículo 4.1 e) de la Directiva 2015/2436 y el 7.1 e) del Reglamento UE 2017/2001 de marca de la UE, establece que no podrán registrarse como marca “los signos constituidos exclusivamente por (…) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico”.
Pues bien, partiendo de la doctrina recogida en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 11 de mayo de 2017 (C-421/15 asunto Yoshida Metal Industry) y de 23 de abril de 2020 (C-237/10 asunto Gomboc), el Tribunal Supremo establece que tal prohibición se refiere a signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, esto es, aquellos que se limitan a incorporar una solución técnica, cuyo registro como marca conferiría a su titular un monopolio sobre ella y obstaculizaría su utilización por terceros competidores.
Considera que para juzgar si concurre esta prohibición en una marca tridimensional, es necesario identificar las características esenciales del signo y comprobar si todas ellas responden exclusiva y necesariamente a la función técnica del producto.
La botella “molde de hierro” reúne tres características esenciales (bocal troncónico engrosado, cuello con forma de pierna de dama y hombro en forma de cuarto de bocel) que, si bien cumplen una función técnica (facilitar el escanciado), no responden exclusivamente y de forma necesaria a una solución técnica cuyo uso por otros empresarios quedaría obstaculizado con el registro de la marca.
Esa función técnica no es la principal razón de la forma. No estamos ante características que puedan atribuirse única o principalmente a un resultado técnico sino a la apariencia de una forma que representa la de la botella tradicional de la sidra natural asturiana e informa al consumidor del origen del producto, en cuanto que proviene de lagareros de Asturias.
Ni el consumidor ni el empresario buscan esa botella por la función técnica de sus características sino porque su apariencia y singularidad permiten asociarla a la sidra natural asturiana.
2. Concurrencia de la prohibición recogida en el artículo 5.1 b) de la LM: falta de carácter distintivo que puede superarse acudiendo a la institución del “Secondary Meaning” (artículo 51.3 de la LM).
La sentencia, si bien reconoce la dificultad de acreditar el carácter distintivo de una marca constituida por la forma del producto, como es el caso de una botella, deja claro que no se le puede negar en abstracto su distintividad, como ha hecho la audiencia provincial.
Así, recogiendo un pronunciamiento suyo anterior, el Tribunal Supremo recuerda que una botella “desnuda” puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad pero ello no implica necesariamente que quede fuera del ámbito de protección del derecho marcario, en tanto que puede adquirir carácter distintivo a través del uso.
Para que una marca envase tenga carácter distintivo ha de diferir de manera significativa de la norma o de los usos del ramo, sin necesidad de que esa diferencia sea sustancial. Lo importante es que el consumidor medio del producto lo distinga de los comercializados por otras empresas, sin efectuar un análisis y sin prestar especial atención.
Por tanto, el uso del producto, que es lo que el tribunal entiende que ha sucedido con la botella “molde de hierro”, ha contribuido a resaltar su distintividad de forma que un consumidor medio de sidra natural, al ver la botella tal cual es capaz de distinguir el origen empresarial, esto es, sidra natural que proviene de lagareros asturianos, asociados a ASSA o autorizados por ella.
Aplicando estos criterios interpretativos al supuesto de autos, el Tribunal Supremo concluye que la botella “molde de hierro” no incurre en ninguna de esas prohibiciones y, en consecuencia, su registro como marca es válido.
La utilización por parte de Sidra S de un envase sustancialmente idéntico a la botella registrada como marca tridimensional por parte de ASSA, implica que la ha infringido, motivo por el cual, el tribunal le condena a cesar y abstenerse en la realización de actos infractores, a retirar del mercado las botellas comercializadas con el envase “molde de hierro”, a indemnizar a ASSA por los daños y perjuicios ocasionados y a publicar una reseña de la sentencia en un diario de difusión nacional así como en su página web y redes sociales.
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